苏某在同一天向国家知识产权局提出了发明和实用新型专利申请。但是就其限定的技术方案的实质来看，两者的权利要求中都具有相同的技术方案，属于同样的发明创造，且该实用新型专利申请已经被授予专利权。由于苏某未对发明的权利要求进行修改也未在申请时对已经就同样的技术方案已申请了实用新型的情况做出相关说明，国家知识产权局和专利复审委员会均驳回了该申请。苏某不服被诉决定，向北京知识产权法院提起诉讼。

北京知识产权法院经审理认为：

（一）本案中，苏某主张，专利法第九条第一款并未要求“作出说明”，专利法实施细则第四十一条第二款与上述规定相矛盾，本案应当适用上位法（即专利法）的规定。专利法第九条第一款规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”此为避免针对同一发明创造出现重复授权的实体规定。专利法实施细则第四十一条第二款规定：“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。”此为具体适用专利法第九条第一款规定的进一步程序性要求，属于对专利法第九条第一款规定的细化规定。二者并不存在冲突之处。

本案中，由于本申请在申请时未对同样的发明创造已申请了实用新型专利作出说明，不符合专利法第九条第一款及专利法实施细则第四十一条第二款关于通过声明放弃该实用新型专利权，以获得授予发明专利权的规定。因此，苏某不能通过放弃该实用新型专利权而获得本发明申请的专利权。

（二）本案中，苏某主张，其在提交申请时，由于不知道《发明专利请求书》的表格已更换，使用了旧的请求书表格（在该表格中没有“作出说明”这一栏），因而没有在旧的请求书中声明本申请在同日申请了相同内容的实用新型专利。申请人即使使用旧表格提交发明申请，也需要单独采用一份表格声明本申请在同日申请了相同内容的实用新型申请；无论相关的表格是否存在“作出说明”的提示或者提供了“另外单独的一份表格”以供填写，申请人在同日(指申请日) 对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利均应当履行该“作出声明”的义务。否则，不符合专利法第九条第一款及专利法实施细则第四十一条第二款关于通过声明放弃该实用新型专利权，以获得授予发明专利权的规定。

（三）本案中，苏某主张，国家知识产权局已经作出《发明专利申请初步审查合格通知书》，说明苏某的相关申请已经满足初审要求。在后续实质审查程序中，国家知识产权局原实审部门以及专利复审委员会作为实审机关无权就初审是否合格再次作出认定，其相关认定超越了其职权范围。

一项发明是否属于《专利法》第九条规定的针对同一发明创造的重复申请，属于专利授权的实体要件；而《发明专利申请初步审查合格通知书》与一项发明是否属于《专利法》第九条规定的情形或者申请人是否针对同样的发明创造“作出说明”，并无法律上的必然联系。

综上，北京知识产权法院判决：驳回苏某的诉讼请求。

苏某不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院经审理认为：被诉决定及一审判决认定苏某不能通过放弃相应的实用新型专利权而获得本发明申请的专利权，并无不当。故判决：驳回上诉，维持原判。

来源：中国知识产权杂志

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